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专利风险:企业上市的“阿喀琉斯之踵”
2017-05-27作者:​屈丽丽 来源:中国经营报 评论:

编者按/2017年5月5日,原是“共享单车第一股”永安行进行网上路演的时间,然而,由于一项突然而至的知识产权纠纷,却让永安行在登陆资本市场的前夜不得不做出暂缓IPO的决定。

事实上,不仅仅是永安行,包括摩拜在内,同样也在今年3月份因为专利侵权被诉,共享单车这一商业模式的推广者们,由于在“无桩模式、扫码开锁”等赖以发展的核心技术上并不掌握专利权(或存在专利瑕疵),不得不面对“资本局”升级中的尴尬,这也让技术创新尤其是专利权的重要性再次凸显。

对此,资深知识产权专家、北京海中知识产权咨询有限公司总经理黄贤涛告诉《中国经营报》记者,包括专利权在内的知识产权是企业的核心资产,知识产权的地位决定了企业所处的地位。从资本市场的视角来看,企业拥有的知识产权不仅涉及拟上市企业的资产完整性,还涉及到企业的持续盈利能力和竞争能力。因此,它一方面直接影响着企业能否顺利上市,另一方面也极大影响着企业的估值水平。

的确,据相关权威公开资料统计,早在2010年,我国国内就有61家上市公司因专利信息披露、知识产权诉讼纠纷等问题,在上市途中遇阻被否或延缓。近几年虽然缺少完整的统计数据,但案例却不胜枚举。

可以说,从苏州恒久、星网锐捷到新大新材、金运激光、高德红外,包括新东方、乔丹体育等等,无不是因为企业自身存在的知识产权问题,使公司的上市进程受到重大影响,轻者暂缓,重者搁浅。

在黄贤涛看来,“知识产权风险,尤其是专利权风险,已经成为企业上市的‘阿喀琉斯之踵’,在中国创业企业越来越重视商业模式创新的同时,急需将技术创新,尤其是该商业模式赖以发展的核心技术放到同等重要的位置,以免企业在关键的‘资本战’中遇到‘技术战’的冷枪。”

不实

专利信息披露不实引发的风险

典型案例:苏州恒久星网锐捷

北京市盈科律师事务所张宾律师曾指出,“专利等知识产权资产作为创业板拟上市公司的核心资产,在受到拟上市公司重视的同时,也会遭到竞争对手的紧盯,通过发起专利诉讼,延缓拟上市公司的上市进程,已成为不少公司采取的一种商业竞争手段。”

那么,拟上市公司的哪些专利问题容易成为企业上市的“内伤”,甚至被竞争对手所利用呢?首先,专利信息披露不实是拟上市公司经常存在的问题,这方面的典型案例就是苏州恒久(002808.SZ)和星网锐捷(002396.SZ)。

苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称“苏州恒久”)是一家研发生产激光有机光导鼓的民营企业,成立短短几年便发展成为行业内产量最大的企业之一。然而,就在获准创业板公开发行新股的前夜,四项外观技术专利和一项实用新型专利因未缴年费导致专利权终止,申明正在国家知识产权局审查的两项发明专利也被发现早已失效。

2010年,苏州恒久在上市前夜接到来自监管部门的核查令,成为创业板自开市以来首家因被核查而无法如期上市的公司。其主要原因,便是苏州恒久在招股说明书中对相关专利及专利申请法律状态进行虚假描述,涉嫌虚假上市。

随后,苏州恒久的上市资格被中国证监会撤销,除了发行人退还资金外,参与苏州恒久发行的保荐人和律师事务所也受到相关的惩罚。至此,恒久向创业板发行审核委员会申明拥有的专利技术竟在一夜之间化为乌有,被业内称为“煮熟的鸭子飞走了”。直到2016年,苏州恒久才成功上市。

苏州恒久的案例,完全是忽视专利信息导致的上市失败。苏州恒久在IPO获得证监会发审委批准通过的两天前,即2010年2月24日,国家知识产权局在其网站上公告,该公司拥有的5项专利技术均被终止,原因皆为“未缴年费”。

然而,工作人员由于“工作疏忽”未将此事项写进招股说明书,引来市场的种种质疑。正是在这一片质疑声中,苏州恒久当时的上市计划被紧急叫停。2010年6月13日,证监会正式发出《关于撤销苏州恒久光电科技股份有限公司首次公开发行股票行政许可的决定》,撤销理由全部与专利信息相关。

类似的案例也曾发生在福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“星网锐捷”)身上。星网锐捷是一家有着核心技术优势和发展前景的高科技通讯企业,发明专利申请量占到总申请量的90%以上。就是这样一家知识产权明星公司,在IPO期间,因为知识产权信息披露不实而暂缓上市,引来资本市场一片哗然。

2008年,星网锐捷就开始申请中小板上市。2010年4月9日,公司正式发布招股意向书,定于4月19日发行。但在2010年4月15日,星网锐捷突然在公开发行股票暂缓发行公告中称,公司于2010年4月14日自查发现,部分实用新型专利和外观设计专利,因未续缴年费等原因已被终止,使得专利权失效。亦有部分正在申请的专利申请在审查阶段发生变化,其法律状态与招股意向书内容存在差异,决定暂缓本次A股发行。

由于公告信息与之前招股意向书中的信息完全相背,导致上市暂缓。该事件被公布后,被国内外相关媒体广泛重点报道,对星网锐捷的公司形象造成极大负面影响。虽然星网锐捷于2010年6月23日最终在深交所中小板块上市成功,但因知识产权信息披露不实而导致IPO暂缓一事,被列为中国中小板上市企业的典型负面案例。

黄贤涛告诉记者,“这两个案例让我们看到了专利等知识产权在企业上市过程中的重要影响。专利权的无效或瑕疵可能会使拟上市企业丧失市场竞争能力,会使拟上市企业不具成长性,甚至失去上市的基本条件。同时,由于专利直接关系到拟上市企业的核心竞争优势、持续盈利能力等,因此对于拟上市企业,尤其是拟在中小板或创业板上市的企业而言,意义重大,也成为监管部门审核的重点。”

的确,早在2014年,作为国家知识产权局发明专利审查部高级审查员何春晖就曾撰文指出,“与创业板上市相关的法律规范中涉及到了诸多知识产权方面内容,尤其对于生产型企业,专利、专有技术则更为重要。如果一个企业的生存和发展都依赖于某些专利,那么这些专利就会被列为企业的核心资产,它的风险性和应对危机的措施也就成为证监会和股民最为关心的问题。”由此,企业只有重视专利,才能够更好地为企业自身创造财富,为股民创造财富,也是为国家创造财富。

黄贤涛建议,“拟上市企业应尽到知识产权等相关信息的披露义务。中国证监会要求上市企业对自身知识产权的内容,包括商标、专利、专有技术的取得、使用、价值等情况进行真实、准确、完整、及时的披露。”

瑕疵

专利存在重大权属瑕疵导致的风险

典型案例:永安行地尔汉宇石英股份

目前,专利存在重大权属瑕疵导致的专利风险正日益突出。在这方面,永安行是典型案例。

由于受到来自“无固定取还点的自行车租赁运营系统及其方法”专利持有人顾泰来的举报和诉讼,永安行不得不暂缓了IPO。但回放这一案例不难看出,虽然永安行在招股书中对被举报和被诉侵权一事进行了披露和解释,即“顾某拥有专利属于无固定点取还车方案,而发行人手机扫码有桩公共自行车租赁业务属于固定点取还车方案,技术原理完全不同,不存在顾某所述的侵权行为”,甚至“为彻底消除该事项的潜在不利影响,如果侵权导致任何费用支出、经济赔偿等损失,公司实控人孙继胜将无条件全额承担赔偿责任”,然而,面临即将开庭审理的专利纠纷案,永安行还是因为专利风险的不确定不得不暂缓了上市的进程。

对此,上海金融与法律研究院研究员刘远举分析指出,从专利内容看,顾泰来所诉“无固定取还点的自行车租赁运营系统及其方法”,覆盖的是整个无桩自行车的租赁。而这正是共享单车的基础技术特征,以及整个商业模式的基础。“如果永安行败诉,接来下摩拜、ofo也可能受到牵连。”

事实上,不仅仅是共享单车领域,在诸多行业里面,专利风险一直是创业公司面临的一大考验,地尔汉宇(300403.SZ)和石英股份(603688.SH)的上市案件同样也突显了这一潜在风险急需引发的关注度。

地尔汉宇是一家为全球领先的家电企业提供电器配件的高新技术企业,国内洗衣机、洗碗机等专用排水泵供应商。2012年4月25日,该公司上市通过证监会发审委审核,正式发布招股说明书,登陆创业板。

然而,也就是在这一时点,竞争对手雷利电机向南京市中级人民法院起诉包括地尔汉宇在内的三家公司,认为三被告在没有经过雷利电机授权许可的情况下,生产和销售涉嫌侵犯雷利电器持有的名称为“一种排水电机”的实用新型专利(专利号:ZL201020531380.9)的产品,侵犯了雷利电机的权益,要求三被告停止侵权行为,赔偿经济损失100万元,并承担相关诉讼费用,随后将赔偿金额增加至5000万元。

石英股份也是在公司上市期间遇到了同样的诉讼纠葛,2014年1月13日石英股份刚刚完成路演推介,并于1月8日发布招股意向书,开始招股,正在处于询价阶段,其竞争对手阳山硅材以石英股份侵犯其高纯石英砂专利为由,将其告到最高人民法院,并获受理。

虽然这两家公司因为有效的“准备”最终如期上市,但两大案例都呈现了同样的问题:那就是商业竞争的凶险,而专利则是商业竞争最重要的武器。在产业竞争日益激烈的当下,谁能尽早登陆资本市场,谁就有可能占据融资和资本上的优势,竞争对手当然不愿意因此而处于劣势,所以专利“大棒”往往是这个时候最为凶猛,企业稍有不慎,往往就会万劫不复。

潜在

专利质量及其稳定性引发的风险

典型案例:上市公司及准上市公司普遍存在

在专家看来,企业的专利质量不高,潜在的专利权稳定性,专利权是否属于职务发明人等等都会导致企业存在不同程度的专利风险。

根据2014年5月由中国知识产权出版社智库发表的《中国创业板上市公司专利蓝皮书(2013)》公布的数据显示,截止到2013年12月31日,创业板355家上市公司共拥有专利接近3万件,但是发明专利所占比例远小于实用新型专利和外观设计专利。这一蓝皮书同时显示,缺少与企业核心业务相关的发明专利,其专利权的结构不能有效支撑公司的创新能力和持续盈利能力是当前创业公司专利布局存在的典型问题。

而另一个典型问题则在于“企业在申请专利时没有很好的专利布局设计,导致企业即使获得了专利权,这些专利权也不能很完整地将企业的核心技术保护起来,由于缺少合理的专利布局,没有形成有效的专利组合,专利申请零散缺乏组织性,各个专利的保护范围没有连成片织成网,给竞争对手预留下不少布局空间,从而限制了企业的持续发展,削弱了企业的持续盈利能力”,国家知识产权局发明专利审查部高级审查员何春晖表示。

由于专利布局直接影响企业3~5年之后的市场竞争,可以想见,当年的数据直接突显了当下国内企业的竞争状态。

同时,专利申请在专利审查阶段会面临授权或驳回两种结果,这直接影响了企业专利权的稳定性。所以,围绕企业核心技术以专利组合的形式进行专利申请显得尤为重要。这种专利组合可以帮助企业即使由于侵权纠纷被动进入宣告专利权无效的法律程序,也会作为比较稳定的专利权而被维持或部分维持下来。

此外,股东发明和职务发明的问题也是当下专利风险的热点。根据公司法的规定,股东应当是用以出资的专利权的完全权利人,不存在任何潜在的权属争议。

何春晖指出,“关于专利权法律状态的核查可以在国家知识产权局专利局申请办理专利登记簿副本以确认最终的专利权人,当然这里需要注意的是在以专利权出资时通常伴有专有技术,而专有技术具有较高的风险。在涉及专有技术出资条款中必须明确权属和权利限制,建议约定出资后企业享有专有技术的独占权。”

防范

准上市公司如何进行风险防范

普适案例:

如今,“专利门”已经成为了很多准上市公司的“阿喀琉斯之踵”,由于专利布局背后涉及产业博弈和商业竞争的根本问题,所以,专利问题对于准上市公司来说并不仅仅是一个上市进程的问题,还关系着企业在产业中的地位以及未来的发展机会。那么,准上市企业到底该如何进行专利风险的防范呢?

黄贤涛告诉记者,“首先,企业在上市之前,需要对企业进行有效的知识产权的风险调查,对包括专利、商标、著作权、版权在内的知识产权进行详细的梳理,哪些需要续费,哪些是申请状态的,哪些是授权状态的,哪些是无效的,都要进行逐一核实,以确保专利权的真实性和有效性。尤其是在招股说明书中披露的涉及知识产权的内容,更要做到真实有效,尽量避免权利瑕疵,同时对这一阶段专利权等知识产权权利的动态变化保持密切关注。”

“其次,对于其中一些存在权利瑕疵的问题要及早做出准确,理清权利归属,排查权利状态,包括是否存在质押、查封、转让等情况,对现存的一些争议力求做到妥善处理。”

在黄贤涛看来,如果有必要,需要对同行业竞争对手的专利状况进行分析,看是否存在冲突或可能产生争议的方面,以避免对方以此为掣肘在上市的关键时点提起专利无效的诉讼,如果有必要,对这种潜在的诉讼做出有效的准备。

“再次,企业在进行相关风险防范的同时,同时还要进行积极的专利布局,专利布局一方面是对企业商业模式赖以发展的核心技术做出保护,另一方面也是在对手提出侵权诉讼或无效诉讼时的有效的防御工具,通过对专利的检索和分析基础上进行的专利布局,往往能起到系统性的风险防范的作用。”当然,好的专利布局通常还能提升企业的价值,在资本市场上获得更好的估值甚至是溢价。

最后,要将企业的知识产权战略和知识产权管理体系、知识产权人才的培养提升到企业决策的重要高度。当前,大量创业企业的经验表明,企业的商业决策往往与企业的技术创新能力、企业的知识产权水平完全“脱钩”,一味追逐“风口”,而不考虑企业实际技术水平的商业决策,往往为企业的未来发展埋下了“地雷”。

同时,对于准上市公司来说,在目前的监管体系下,国家知识产权并不分管,而证监会对相关领域又并不熟悉,上市公司遇到问题往往又坚持“藏着掖着”,即使媒体都已经在报道相关争议了,对外披露仍在“粉饰太平”,其后果就是一旦爆发就很难收场。

由此,对于企业来说,及时并主动地建立企业的知识产权战略和知识产权管理体系,强化对知识产权人才的培养,可以帮助企业更为稳健地发展,即使在重大商业风险面前遭遇风险或危机,也可以做到从容应对,有的放矢。

观察

到底是技术创新还是商业模式创新?

一个值得注意的现象是:当前中国创业企业特别重视商业模式上的创新,同时资本也给予了巨大的支持,让各种“风口”以及“商业模式热”牵动着大多数创业者的心。

在这方面,出行方面的专车曾是典型案例,无论是滴滴、Uber,还是神州专车、易到都在专车的风口上建立了自己的影响力以及强大的用户认知,资本在这个领域也是如影随形,从1亿美元到10亿美元,融资神话接踵而至,但是问题是,直到今天,这些企业还没能建立起正向的盈利模式。

在此之后,共享单车再次成为风口,北京街道上颜色各异的单车改变了人们的出行方式,但专利风险随之而来。更不要说团购,在一波波的融资热潮与本地生活概念的打造中,团购的商业模式也一度面临门槛和挑战。

事实上,如果仔细对比美国、日本、中国的企业创新不难发现,美国企业虽然不乏在商业模式上的开创,但往往都是以技术创新为背景的,而且其技术创新往往能卡住产业链的咽喉,从而在产业链中获取至关重要的位置并攫取巨额收益。日本企业同样也不例外,虽然一些知名的日本企业比如松下、日立等在原有的产业领域里因为规模化制造的问题给外界是带来了下滑或衰败的景象,但事实上这些企业无一不转移到产业链的上游,并控制了基础技术和核心技术的专利权。

有分析人士就指出,在一轮又一轮的烧钱游戏中,缺少技术支撑的商业模式的创新越来越暴露其问题所在,在一些案例中,更是成为这些企业的软肋和致命点。“要知道,专利战的一个重要逻辑就是放水养鱼,企业在没有做大做强的时候,没有人在意你是否侵权,但是企业一旦融资、上市,权利人往往就会来主张权利,轻者赔偿,重者企业丧失的就是未来的机会。所以,对企业来说,在商业模式创新的同时,保持对技术的敏锐度和关注力,是企业稳健发展的重要保障。”黄贤涛表示。

的确,小到一个企业,大到一个国家,技术的力量都毋庸置疑。英国、德国、美国、日本等国家的历史经验表明,科技创新是大国崛起的基石,在中国正在努力推进“一带一路”倡议的重要时刻,我们都需要将科技创新摆在核心位置,打造基于科技创新的正向企业盈利能力,切莫在烧钱游戏中丢掉新一轮科技革命的历史机遇。


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责编:赵芳迪 zhaofangdi@cbnet.com.cn

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